第六章 評定及廢止  


第一節 評定

第五十條

商標之註冊違反第二十三條第一項或第五十九條第四項規定之情形者,利害關係人或審查人員得申請或提請商標專責機關評定其註冊。

商標註冊前,侵害他人之著作權、專利權或其他權利,於註冊後經法院判決侵害確定者,準用前項之規定。

說明

  本條係申請或提請評定之法定事由、申請人資格及準用之規定。

   商標評定制度,如同異議制度之目的一樣,亦在給予第三人對於商標專責機關核准商標註冊之處分,有表明不服之機會,或有輔助商標審查不足之功能。二者雖皆 屬訴願先行程序,惟其間仍有所差別,諸如申請人資格、程序、事由、期限、法律效果等(詳如下表),公眾或利害關係人應依其個別情況予以選擇適用。

 


  本條各項規定說明如下:

  第1項規定申請或提請評定之法定事由及申請人資格。

  申請或提請評定者,以利害關係人或審查人員為限,此有別於異議案件之得由任何人提起,其法定事由分述如下:

一、商標之註冊違反第23條第1項各款規定(詳如第23條第1項各款說明)。

二、違反第59條第4項規定。

  註冊商標有第57條第1項第1款、第6款規定情形,經廢止其註冊者,原商標權人於廢止之日起3年內,所註冊、受讓或被授權使用與原註冊圖樣相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者,該等商標構成異議事由。如有前開事由,而為規避該等事由之發生,其於商標專責機關廢止處分前,聲明拋棄商標權者,亦同。

   申請註冊之商標如侵害他人之著作權、專利權或其他權利,於註冊前經法院判決確定者,得依前項規定評定其註冊,於註冊後始經法院判決確定者,亦應評定其註 冊,遂明定有此類情事者,得以準用前項規定,由利害關係人或審查人員申請或提請商標專責機關評定其註冊,以免該著作權人、專利權人或其他權利人失去對侵害 其權利之商標申請評定之機會。
 

 相關判解釋例

62631】一、申請評定商標之註冊無效,需利害關係人始得為之。原 告對於系爭商標申請評定註冊無效,並未說明其於該商標之註冊有何利害關係,則原告有無評定申請權之存在,即非無疑。二、商標註冊後,久未使用,僅生撤銷註冊之問題,要不得據為申請評定註冊無效之原因。

67125】商標法第52條第1項所謂「商標之註冊」,係指商標權之創設註冊而言,其有違反該條之規定者,利害關係人始得申請評定。至於在專用期間內為移轉註冊者,僅係商標權人之更易,其移轉註冊本身,並無該條項規定之適用。

◎商標審查人員是否提請評定,應依職權斟酌認定。

再訴願人稱系爭商標有違當時商標法第37條第1項第10款之規定,原處分機關審查人員得依同法第52條第2項規定提請評定其註冊為無效一節,姑不論系爭審定第185011號商標尚屬準備註冊之階段,尚無由商標審查人員提請評定之餘地,即使商標業已註冊,商標審查人員是否提請評定,仍應本於職權斟酌認定,要非本件所得審究【台7215902號】。

731412】 未經註冊之外國著名商標,該商標所屬國家依其法律、條約、協定,對在中華民國註冊之商標予以相同之保護者,該著名商標之外商自係具有商標法上之利害關係。 意圖欺騙他人,於同一商品或同類商品使用相同或近似於未經註冊之外國著名商標,而該商標所屬之國家,依其法律或與中華民國訂有條約或協定,對在中華民國註 冊之商標予以相同之保護者(其由團體或機構互訂保護商標之協議,經經濟部核准者亦同),依民國72126修正公布之商標法第62條之1規定,既應予以處罰,則該著名商標之外商自得以商標法上之「有利害關係之人」或「利害關係人」之地位,據以提出「異議或申請評定」,查此項決議雖係參照民國72126修正公布之商標法所增列條文而獲致者,但其適用並非以於商標法本次修正後申請註冊之商標爭訟事件為限。

【註】相關條文:(商標不得註冊之事由)商標法23Ⅰ、(註冊後變換或加附記使用及使用結果侵害他人著作權、專利權或其他權利)商標法57Ⅰ○1、○6

 

第五十一條

商標之註冊違反第二十三條第一項第一款、第二款、第十二款至第十七款或第五十九條第四項規定之情形,自註冊公告之日起滿五年者,不得申請或提請評定。 

前條第二項規定之情形,於其判決確定之日起滿五年者,不得申請或提請評定。

商標之註冊有第二十三條第一項第十二款情形係屬惡意者,不受第一項期間之限制。

 
說明

  本條係申請或提請評定之法定除斥期間及例外之規定。

   商標評定程序雖有其制度目的,惟若註冊之商標長期處於可能隨時被評定之狀態,將使商標權人多所顧忌,且註冊後已使用多年之商標,因持續使用所建立之商 譽,亦應予適當之保護,考量商標權人及申請人雙方權益之均衡,對於一些較不涉及公共秩序或社會利益之違法事由,遂一律明定5年之法定除斥期間予以限制,以求明確並維護健全之商標制度。

  商標之註冊違反第23條第1項第1款「不符合第5條規定者」、第2款「表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者」、第12款「相同或近似於他人著名商標或標章,有致相關公眾混淆誤認之虞,或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」、第13款「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標,有致相關消費者混淆誤認之虞者」、第14款「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標,而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係,知悉他人商標存在者」、第15款「有他人之肖像或著名之姓名、藝名、筆名、字號者」、第16款「有著名之法人、商號或其他團體之名稱,有致相關公眾混淆誤認之虞者」、第17款「商標侵害他人之著作權、專利權或其他權利,經判決確定者」,或違反第59條第4項規定,即註冊商標有第57條第1項第1款、第6款規定情形,經廢止其註冊,及其於商標專責機關處分前,聲明拋棄商標權者,原商標權人於廢止或聲明拋棄之日起3年內,不得註冊、受讓或被授權使用與原註冊圖樣相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務,則利害關係人或審查人員申請或提請評定,需受5年法定除斥期間之限制。

  前條第2項所定商標註冊前,有侵害他人之著作權、專利權或其他權利,於註冊後經判決確定者,亦應規定其得提起評定之期間,遂明定5年之法定除斥期間,並以判決確定之日為開始起算之始點。

  商標權人係惡意申請註冊相同或近似於他人著名商標或標章,有致相關公眾混淆誤認之虞,或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者,亦屬前項所列第23條第1項規定事由之一,原應受5年申請或提請評定期間之限制,惟考量商標權人於申請時即知其可能對著名商標權人及消費者之權益造成損害,並以此獲取不正競爭之利益,遂例外規定有此情形者,不受5年法定除斥期間之限制。
 

相關判解釋例

【釋370】依商標法第52條第1項、第37條第1項第12款規定,商標圖樣相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者,利害關係人得申請商標主管機關評定其註冊為無效,係為維持市場商品交易秩序,保障商標權人之權益及避免消費大眾對於不同廠商之商品發生誤認致受損害而設。關於其申請評定期間,參諸同法第52條第3項及第25條第2項第1款規定之意旨,可知其需受註冊滿10年即不得申請之限制,已兼顧公益與私益之保障,與憲法第15條保障人民財產權之規定並無牴觸。

428】他人之商號名稱,必需依法註冊後,始能主張專用之權利,否則縱未得其承諾而以之作為商標,呈請註冊,該他人亦無請求撤銷之權,此在司法院字第1789號已有解釋明文。

73794】特定商品之服務與該商品相同或類似者,應認屬同一或同類服務標章所表彰之營業,如為供應特定商品之服務,而該商品與他人商標指定使用之商品相同或類似者,即應認屬同一或同類,而有商標法第37條第1項第7款之適用。不能以其一為表彰服務之營業,一為表彰商品,而謂兩者不生同一或同類問題。

◎商標法上除斥期間係規範申請人之請求期限,為申請人行使權利之不變期間,屬於法律上之特別規定,該權利存在之一定期間,法律如無特別規定,依法律不溯及既往原則,自不能適用新法所定較短之期間【721234判決】。

【註】相關條文:(評定事由)商標法23Ⅰ○1∼○18、商標法57Ⅰ○1、○6

 

第五十二條

評定商標之註冊有無違法事由,依其註冊公告時之規定。

  

說明


  本條係判斷商標有無違法事由之時點之規定。

  在修正前商標法,評定商標有無違法事由,究應以申請評定時或提請評定時的情況為準,或以商標註冊申請時之事實為準,或以商標註冊公告時之狀況為準,法制上缺乏明確規範,實務上亦多所爭議,為使評定商標之註冊有無違法事由之時間點明確,遂明定依其註冊公告時之規定為準。

   值得注意的是,本條規定之適用對象係指本法修正施行後註冊之商標、證明標章及團體標章,如係本法修正施行前註冊者,則應以其註冊時作為判斷有無違法事由 之時點。是對於本法修正施行前註冊之商標、證明標章及團體標章,依本法申請或提請評定者,需以其註冊時及本法之規定有無違法事由分別判斷,且以二者均為違 法事由為限始撤銷其註冊,此即現行商標法第91條第2項所規定者。

相關判解釋例

60374】請求評定商標之註冊為無效,而係主張其註冊有違背規定之情形者,其有無違背規定,應以註冊當時適用之法律為準。註冊後法律雖有變更,但其是否應評定為無效,仍應視其有無違反註冊時法律之規定為斷。

721243】請求評定商標之註冊為無效,而係主張其註冊有違背規定之情形者,其有無違背規定,應以註冊當時適用之法律為準。

按請求評定商標之註冊為無效,而係主張其註冊有違背規定之情形者,其有無違背規定,應以註冊當時適用之法律為準。本院民國60年判字第374號著有判例可稽。本件系爭註冊第115490號「勝大」商標,係於民國68516獲准註冊,並公告於民國68616之商標公報,則其註冊有無違背規定,自應適用民國72126修正前即行為時之商標法。而關係人於民國71514對之申請評定,並未逾越行為時商標法第53條規定之3年期間,於法並無不合。原告雖主張行為時商標法第53條之「3年」除斥期間,於民國72126修改為「2年」,衡諸行政法從新從輕主義,自應適用裁判時之新法,關係人申請評定時已逾2年之除斥期間,自無申請評定之權利云云。惟行為時商標法第53條於民國72126修正時,並未就其過渡期間適用原則有所規定,已難謂得溯及適用於修正前發生之事實,而所謂從新從輕主義或實體從舊程序從新,乃屬學理上之原則,在實定法上必以明文加以規定(如刑法第2條、民法總則施行第1條、民事訴訟法施行法第2條、刑事訴訟法施行法第2條等),況除斥期間係規定權利存在之一定期間者,法律如無特別規定,自不能適用新法所定較短之期間,致損害當事人在舊法時既得期間之利益,所稱殊非可採。

◎商標之註冊者有無違背規定,以註冊當時適用之法律為準;惟其專用權註冊期間屆滿後,申准延展註冊者屬更新之性質,其延展註冊有無違法情形以延展註冊時之法律為準。

按行政訴訟法第28條第1款 所謂「適用法規顯有錯誤」,係指原判決所適用之法規,與該案應適用之法規相違背或與現尚有效之解釋判例有所牴觸之情形而言,若僅當事人對原判決所持法律上 之見解有所爭執,尚難謂為適用法規,顯有錯誤。本院著有判例。次按商標之註冊有無違背規定,固應以註冊當時適用之法律為準」,惟其商標權註冊期間屆滿後, 經申准延展註冊者,乃屬更新註冊之性質。業經行政院台67經字第102444號函釋有案,是其延展註冊有無違法情形,自當以延展註冊時之法律為準,再審被告機關以系爭商標之專用期間,係註冊於民國50726並於民國61916屆滿,經核准自民國61917起延展註冊,其註冊有無違背規定,應適用民國6174修正公布之現行商標法予以判斷,依現行商標法第52條第3項規定利害關係人得申請評定其延展註冊為無效者,並不包括現行商標法第37條第1項第12款之情形,揆諸首揭說明,其適用法規,並無錯誤【7143判決】。

【註】相關條文:(判斷有無違法事由之時點)商標法91

 

第五十三條

商標評定案件,由商標專責機關首長指定審查人員三人以上為評定委員評定之。


說明

  本條係為指派評定委員之規定。

   商標評定在藉由公眾審查制度,以輔助商標審查之不足,為力求行政處分之客觀、公正及公平,商標評定案件指派評定委員時,除應指派未曾參與申請註冊案件審 查之人員,以維持評決結果之客觀而無偏頗之虞外,鑒於評定案件之標的,多屬註冊較久之商標,且申請人均具利害關係,為求慎重,特別要求指派3人以上評定委員,採多數決方式評決之。此與異議制度,係由1位審查人員獨任審查有所不同。

 

第五十四條

評定案件經評決成立者,應撤銷其註冊。但於評決時,該情形已不存在者,經斟酌公益及當事人利益後,得為不成立之評決。
 

說明

  本條係評決效果之規定。

  評定商標撤銷其註冊,係指註冊之商標於註冊公告時,實質已存有不得註冊之違法事由,而商標專責機關仍核准其註冊,於註冊後,發現其註冊違反商標法規定不得註冊之事由,乃以評定撤銷其註冊為救濟,使其商標權溯及既往自始失其效力。

  商標權人或申請評定人對於評決之處分不服者,依訴願法第1條及第14條第1項之規定,得於評定書送達之次日起30日內,備具訴願書正、副本,並檢附原商標評定書影本一份經由商標專責機關向經濟部提起訴願。如不服經濟部的訴願決定,得於訴願決定書送達之次日起2個月內向台北高等行政法院提起行政訴訟。若仍對高等行政法院所作之判決不服,則應於高等行政法院判決送達後20日的不變期間內,以其判決違背法令為由,上訴於最高行政法院。

   行政機關之行為應為公益而服務,是商標於申請註冊或註冊公告時雖有違法事由,但於評決時該違法事由已不存在者,是否仍撤銷其註冊,應由商標專責機關斟酌 公益、法律安定性及當事人之既得權利後,再予決定,藉以兼顧公益及私益間之均衡。例如,系爭商標註冊時有相同或近似於國家元首姓名之情事,本應不得註冊, 但評決時該元首業已卸任,即得為不成立之評決。

第五十五條

評定案件經評決後,任何人不得以同一事實、同一證據及同一理由,申請評定。

說明

  本條係「一事不再理」之規定。

  商標評定案件經商標專責機關作成評決後,為避免浪費行政資源及他人反覆利用評定制度妨害商標權之行使,維護商標註冊之安定性,遂規定任何人不得再以同一事實、同一證據及同一理由申請評定。且不問該評定是否確定,均無再行評定之必要,遂將修正前條文第59條「確定」二字刪除。

   條文中之「同一事實、證據及理由」,係指前後案的事實、證據及理由三者均相同,則後申請評定之案件即因本條而受限制。所謂「同一證據」,係指具有同一性 之證據而言,縱證據資料形式上不同,而其內容實質上同一,仍屬同一證據。本條規定乃為維護商標註冊之安定性,防止他人於評決後,復持實質相同形式不同之證 據,反覆請求評定,影響商標權利狀態之安定,故認定證據是否同一,應審查其內容實質上是否相同,不得儘拘泥於其形式是否同一。

 
相關判解釋例

72648】認定證據之是否同一,應審查其內容實質上是否相同,不得僅拘泥於其形式是否同一。

所 謂同一證據係指具有同一性之證據而言,縱證據資料本身不同,而其內容實質上同一,例如甲刊物記載之內容與乙刊物記載之內容實質上相同者,仍屬同一證據,應 有首揭法條之適用。蓋所謂「同一證據」若解為同一形式內容之證據資料,則任何事件(不論司法事件或行政事件)於確定後,基於法之安定性,不得再持以爭執, 乃係當然之理,無待法律明文之規定。而商標法第59條乃係對於商標事件評定之評決確定後為防止持憑實質相同形式不同之證據,反覆請求評定,影響商標權之安定而設之規定,故認定證據之是否同一,應審查其內容實質上是否相同,不得僅拘泥於其形式是否同一。

第五十六條

第四十條第二項、第三項、第四十一條第一項、第二項、第四十二條至第四十五條、第四十七條及第四十九條規定,於商標之評定準用之。

說明

  本條係評定程序準用異議程序條文之規定。

  商標異議之性質與評定相類似,因此除第六章第一節評定有特別規定外,準用第五章關於異議之規定,遂設本條規定。

  依本條規定,評定準用第40條第2項及第3項關於提起異議得指定部分商品或服務及一商標一申請原則、第41條第1項及第2項有關提出之程式及商標專責機關之處理、第42條應指定未曾審查原案之審查人員審查之規定、第43條有關得提出市場調查報告作為證據資料、第44條有關審理程序中商標權之移轉、第45條有關撤回之規定、第47條得為撤銷部分註冊之規定及第49條關於審理程序中得停止訴訟之規定。

  此外,關於本法第41條第3項之規定,於評定案亦應有其適用,且商標權人如依限提出答辯,並應將答辨書副本送達申請人,此觀施行細則第35條及第36條自明。

相關判解釋例

◎在商標評定案確定前,仍有拘束及阻止他人商標申請註冊之效力。

被告機關以原告系爭「MAGIC及圖」商標申請註冊日期為民國7291,較據以核駁商標申請註冊日期之民國72830為晚,且同指定使用於同類商品,兩商標復構成近似,按商標法第36條前段規定,自不得許原告申請註冊,乃予以核駁,按諸首開說明,並無違誤。原告雖訴稱:系爭兩商標無混同誤認之虞,且據以核駁之商標,業經被告機關根據原告之申請評定其註冊應作為無效在案,在該評定案確定以前,應依商標法第60條之規定停止本件訴訟程序之進行云云。第查關於前者,純屬原告主觀片面之言,而非依系爭商標外觀之客觀事實所為之評價,自非可採;關於後者,原告另案所提起者,並非有關商標權之民事或刑事訴訟,從而自無商標法第60條停止訴訟程序規定之適用。申言之,在該商標評定案確定前,仍有拘束及阻止系爭商標申請註冊之效力【741412判決】。

8261法律座談會】商標評定進行中,不論訴訟之提出在申請評定前或後,均應依本條停止訴訟之進行。

一、問題說明:

被告於刑事訴訟程序進行中,以其為利害關係人向商標主管機關申請評定該商標無效,法院得否依被告之聲請,依商標法第60條規定裁定停止訴訟程序之進行?

二、研究意見

甲說:按刑事案件審理中停止審判,刑事訴訟法定有明文(參刑事訴訟法第294條至第297條)。而商標法第60條規定,則係指在申請評定後,於評定程序進行中,始提出關於該商標權之民刑事訴訟者,方有其適用。依前揭說明,被告於刑事訴訟程序進行中始申請評定,顯與刑事訴訟法停止審判及商標法第60條停止訴訟程序之規定均不符,自不得裁定停止訴訟進行,否則,被告即得於被訴後利用評定程序拖延訴訟之進行,亦與標法第60條規定之意旨不合。

乙說:商標法第60條並未明確規定申請商標評定及提出關於商標權民刑事訴訟之先後秩序。是在商標評定進行中,不論訴訟之提出在申請商標評定前,亦或在後,均「應」依商標法第60條之規定停止訴訟之進行。

丙說:商標法第60條並未明確規定申請商標評定及提出關於商標權民刑事之先後秩序,且註冊商標有效與否亦為有關商標權民刑事訴訟之基礎,為免民刑事之裁判與評定結果歧異,應從寬解釋商標法第60條之規定,並宜由法院就個案斟酌是否停止訴訟之進行。

三、研討結果

採乙說

四、司法院刑事廳研究意見

同意研究結果(台灣高等法院76年法律座談會曾就同一問題採同一見解)。

921230最高行政法院庭長法官聯席會議】

行政訴訟法第4條 之撤銷訴訟,旨在撤銷行政機關之違法行政處分,藉以排除其對人民之權利或法律上之利益所造成之損害。而行政機關作成行政處分後,其所根據之事實發生變更, 因非行政機關作成行政處分時事實認定錯誤,行政法院不得據此認該處分有違法之瑕疵而予撤銷。本件A註冊商標經商標主管機關評定無效(註:新法改為評決成立 撤銷其註冊)後,在訴訟中,據以評定之B註冊商標,經商標主管機關另案處分撤銷(註:新法改為廢止)其商標權確定在案。行政法院審理本案時,應以商標主管 機關評定A商標註冊時之事實狀態,為其裁判之基礎,無庸審酌據以評定之B註冊商標之專用權事後已被撤銷(註:新法改為廢止)之事實。至本院57年判字第95號 判例:「商標核准註冊以前,尚屬準備註冊之程序,必自註冊之日始取得商標權。申請註冊之商標,在註冊程序未終結前,法律或事實有所變更時,主管機關應依變 更後之法律或事實處理」之見解,與本案甲係對於評定之評決不服,請求撤銷商標主管機關評定A註冊商標無效(註:新法改為評決成立撤銷其註冊)之處分有別, 不生牴觸問題。

 

第二節 廢止

第五十七條

商標註冊後有下列情形之一者,商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊:

一、自行變換商標或加附記,致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似,而有使相關消費者混淆誤認之虞者。

二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。但被授權人有使用者,不在此限。

三、未依第三十六條規定附加適當區別標示者。但於商標專責機關處分前已附加區別標示並無產生混淆誤認之虞者,不在此限。

四、商標已成為所指定商品或服務之通用標章、名稱或形狀者。

五、商標實際使用時有致公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者。

六、商標使用結果侵害他人著作權、專利權或其他權利,經法院判決侵害確定者。

被授權人為前項第一款之行為,商標權人明知或可得而知而不為反對之表示者,亦同。

有第一項第二款規定之情形,於申請廢止時該註冊商標已為使用者,除因知悉他人將申請廢止,而於申請廢止前三個月內開始使用者外,不予廢止其註冊。

廢止之事由僅存在於註冊商標所指定使用之部分商品或服務者,得就該部分之商品或服務廢止其註冊。

說明

 

  商標之廢止,與前述商標之異議、評 定都是使商標權消滅的法定程序。然而,商標廢止是對於合法註冊取得之商標權,因嗣後違法使用或基於公益考量,而使其向將來失去效力的行政行為。至於異議或 評定則是因商標在取得註冊時具有不得註冊之原因,而由商標專責機關將具有瑕疵之行政處分撤銷,使已生效之核准註冊處分溯及既往失其效力的行政行為。二者具 有下列不同之處:

一、原因不同:異議或評定是因商標之註冊具有違反第23條第1項或第59條第4項所定不得註冊之事由;廢止之原因則是商標註冊後發生本條第1項所定應予廢止之事由。

二、對象不同:異議或評定成立時,所撤銷者為具有瑕疵之違法核准註冊處分;廢止之對象則係針對合法之處分。

三、效力不同:異議或評定成立時,撤銷之效力將使商標權溯及自始失其效力;遭廢止之商標則係向將來失效。

四、爭議排除之方式不同:異議或評定案,若係主張商標法第23條第1項第1213141517款所定不得註冊之事由,得透過權利人「同意」之方式自主解決紛爭;廢止案則僅有主張第57條第1項第3款情形,於商標專責機關處分前已附加區別標示並無產生混淆誤認之虞者,始得由當事人自主解決紛爭。

  本條係由修正前商標法第31條規定增刪修正而來,其規範之意旨在促使商標權人於商標註冊後,能持續、合法的使用該商標,若其使用有違法情事,並該當於本條第1項所列各款情形之一時,基於本法第1條 所揭示:保障消費者利益,維護市場公平競爭,促進工商企業正常發展等立法目的之公益考量,應開放公眾監督,不宜限制廢止案提起之資格,故廢除修正前利害關 係人資格之限制,改為任何人皆得申請廢止,由商標專責機關,對註冊人於商標註冊後發生違法之行為,予以剝奪商標權的懲罰性處分。

  其次,本條係對於合法註冊取得商標權之行政處分(授予利益之合法行政處分),因其違法使用或基於公益考量,而使其向將來失去效力之行政行為,依其規範內容之性質而論,應屬行政程序法第123條第1款所稱:法規准許「廢止」之概念,故將修正前所稱「撤銷商標權」之文字,修正為「廢止其註冊」,俾使名實相符。

   再者,商標權是一種「使用的權利」,在採取商標使用主義的國家,商標之先使用乃為取得商標權之事實與要件,而採取註冊主義之國家,亦多半以商標註冊後, 於一定期間內未使用或停止使用,即構成商標權消滅之事由。換言之,商標權人對其註冊商標有實際使用與繼續合法使用之義務。蓋商標註冊後如不使用,對於商標 權人並無意義,而消費者亦無從認識而徒增商標專責機關管理上之麻煩以及交易市場之困擾。復以,商標之使用乃在於表彰商品或服務來源或出處,並向消費者保證 商品或服務具有一定之質量,使其認明商標,即可安心選購或消費其所稱心滿意之商品或服務,實為表徵廠商信譽及消費者信賴關係之媒介。商標需藉使用才能發揮 其功能。所以說,真正能夠讓商標權成長、延續,並擴張權利範圍的關鍵,不是「註冊」,而是「使用」。唯有持續並充分使用的商標,才能獲得商標法最大程度的 保障,這也是廢止制度背後精神之所在,此點應該特別注意。

  本條第1項規定廢止商標註冊之事由,茲分述如下:

一、自行變換商標或加附記,致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似,而有使相關消費者混淆誤認之虞者。

本款內容相當於修正前第31條第1項第1款 規定,現行商標法增列「有使相關消費者混淆誤認之虞」之要件。所謂自行變換商標或加附記使用,係指就註冊商標本體之文字、圖樣、色彩加以變更或加添其他文 字圖樣,使得實際使用之商標與其註冊商標不同,且二者依社會一般通念已喪失其同一性者而言。若以善意且合理使用之方法,表示自己之姓名、名稱或其商品或服 務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明,非作為商標使用者,依本法第30條第1項第1款規定,不受他人商標權之效力所拘束,不得據為廢止商標註冊之原因。至於「混淆誤認之虞」之判斷,詳參第23條第1項第13款部分之說明及本局發布之「混淆誤認之虞」審查基準。

二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。但被授權人有使用者,不在此限。

本款源自於修正前第31條第1項第2款規定,因配合廢除聯合商標制度,而刪除但書有關聯合商標之規定;又主張有使用者應提出使用證據,本屬當然,故刪除「且提出使用證據」等字。

探究本款規定之原立法意旨及其所規範之態樣,事實上包含了完全未使用,以及雖有使用但實務上可能認為未使用之情形(例如:部分使用、變換使用等與原商標圖樣喪失同一性之使用)。由此可知,本款之判斷與「商標使用」之概念密不可分,茲將商標使用所應注意之事項先說明如下:

一、商標之使用,應足使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識,若註冊商標圖樣作為裝飾圖案使用,或變成商品形狀之一部分使用,已不足以引起消費者注意,並得藉以與他人商品相區別者,非屬商標之使用。

二、 商標權人於經註冊指定之商品或服務,取得商標權。商標實際使用之圖樣應與原註冊之圖樣一致。商標圖樣若係中、外文與圖形之聯合式,應一併使用,不得僅單獨 使用其中之一部分。如欲單獨使用外文作為商標圖樣者,應依商標法規定另行申請註冊。原以中文為主申請註冊之商標圖樣,若欲單獨使用商標之外文部分於外銷商 品者,仍應依相關規定申請商標之註冊,以符合現行商標法之規定。

三、商標使用方式,應以行銷之目的,使用於商品或服務上,亦可標示於商品包裝、容器、標帖、說明書、標籤、價目表、廣告型錄、或有關物件上,或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標。

四、檢送之使用證明,如型錄、說明書、廣告等,應有日期標示;若無日期標示,無從證明商標使用之期間,則商標權人應以其他方式證明使用日期。

五、公司名稱之作用僅在表示其公司法人格之營業主體性,並非用以表彰商品來源之標誌。倘公司名稱特取部分與註冊商標圖樣相同,並將公司名稱全銜以普通使用之方式標示於商品者,非屬商標之使用。

六、非以獨立商品行銷為目的之贈品,係用來促銷其他商品或服務,於其上使用之商標,視為所促銷商品或服務之商標使用。

其 次,本款所稱之「正當事由」,是指商標權人由於事實上之障礙或其他不可歸責於己之事由,以致無法使用註冊商標以生產製造、加工、揀選、批售、提供或經紀其 指定之商品或服務而言,實務上認為:海運斷絕,原料缺乏或天災地變,以致廠房機器有重大損害,一時不能開工生產或銷售等情形,均屬不能使用之正當事由(行 政法院55年判字第301號判例參照)。至於已註冊之商標是否迄未使用或繼續停止使用已滿3年,係屬事實問題,商標專責機關應依客觀證據認定之。又本法修正施行前,已註冊之聯合商標或標章,依本法第86條第1項之規定,自本法修正施行之日起,視為獨立之註冊商標或標章,其關於本款所定之3年期間,自民國921128日起算(參照第88條第1項規定);而現行商標法施行前,已註冊之防護商標或標章,依第87條第1項規定,於專用期間屆滿前,申請變更為獨立之註冊商標或標章者,其關於本款所定之3年期間,則自變更當日起算(參照第88條第2項規定)。因此,聯合商標自民國921128日起;防護商標自變更當日起,3年內均不能對之申請廢止。然於現行商標法施行前對聯合商標已提出撤銷之申請而尚未審結者,若係主張該聯合商標於其提出撤銷申請之前3年有繼續停止使用已滿3年之情形者,基於撤銷申請人(利害關係人)對施行前規定已產生正當合理之信賴,及法規不溯及既往原則之考量,自無適用第88條之餘地,商標專責機關仍得依法審查該聯合商標有無註冊後迄未使用或繼續停止使用已滿3年之情形。

 
三、未依第三十六條規定附加適當區別標示者。但於商標專責機關處分前已附加區別標示並無產生混淆誤認之虞者,不在此限。

本款係參考日本商標法第24條之4之規定所新增。依現行商標法第36條 規定:「移轉商標權之結果,有二以上之商標權人使用相同商標於類似之商品或服務,或使用近似商標於同一或類似之商品或服務,而有致相關消費者混淆誤認之虞 者,各商標權人使用時應附加適當區別標示」。其適用之前提要件必需有二以上之商標權人使用相同商標於類似之商品或服務,或使用近似商標於同一或類似之商品 或服務之情形存在,且該等情事之發生係源自於移轉商標權之結果,並有致相關消費者產生混淆誤認之虞時,商標權之移轉人與受讓人間或數轉得人間於使用時才應 附加適當區別標示。其立法目的在於避免因商標權移轉之結果而使相關消費者產生混淆誤認,以兼顧對商標權及消費者利益之保障。至於何種區別標示之附加才能夠 被認定為「適當」,法條並未明文規範,宜委由當事人間斟酌上述立法目的及商標實際使用之態樣,並依一般社會通念及市場交易情形以協議決定之。例如:將商標 用於商品,同時標示產製公司名稱;或利用平面圖像、電子媒體促銷其商品而使用商標時附加足資區別之文字或聲音等,凡此皆屬可能之選擇,惟因商標使用之態樣 繁多,無法逐一列舉其情形。又倘商標權之移轉人與受讓人間或數轉得人間,於商標專責機關對各該商標為廢止處分前已附加適當區別標示而使用,並無產生混淆誤 認之虞者,其情形已與本款之立法意旨無違,自無廢止其註冊之必要。

四、商標已成為所指定商品或服務之通用標章、名稱或形狀者。

本款係參考德國商標法第49條、英國商標法第46條及美國商標法第14條 之規定所新增。若商標註冊後,因怠於維護其商標之識別力,而使其成為商品或服務之通用名稱或形狀,或成為商品或服務之通用標章者,已不具有識別或表彰特定 商品或服務來源的特徵,而失去商標所應具有的基本功能,應由商標專責機關廢止其註冊。目前國內尚無相關案例,在國外文獻中,美國最高法院曾於1896年判決Singer之於縫紉機在其專利期間屆滿時,已成為公眾熟知的通用名稱,故當其專利權屆滿時,其商標即不受法律保護。然而,勝家公司在其Singer商標成為通用名稱後,除長時間持續使用外,並不斷地教育消費者,使Singer在消費者腦海裡具有特殊意義,能夠聯想到商品的來源或出處,而不僅是一個通用名稱或類名(Generic Name)。嗣後,美國上訴第五巡迴法院在1953年的判決中,即肯認Singer因此重新獲得商標之地位,並給予法律上保護。至於通用標章、名稱或形狀之說明,詳參商標法第23條第1項第23款之說明。

五、商標實際使用時有致公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者。

商標如有使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者,原為現行商標法第23條第1項第11款所定不得註冊之事由,現行商標法參考日本商標法第51條、德國商標法第49條、美國商標法第14條及英國商標法第46條之規定,新增本款為廢止商標註冊之原因。其立法目的是為了避免註冊商標因不當使用,導致公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地,而影響消費者利益及正常之交易秩序。

六、商標使用結果侵害他人著作權、專利權或其他權利,經法院判決侵害確定者。

商標權為智慧財產權之一,其權利之本質含有獎勵人類智能創作之精神。是以,商標圖樣以自行創作為原則,不得抄襲他人精神智能之產物。如商標使用結果侵害他人著作權、專利權或其他權利,經法院判決侵害確定者,商標專責機關應廢止其註冊。至於本款規定與第23條第1項第17款及第50條第2項間之關係,請詳參第23條第1項第17款之說明。

本條第2項規定,如被授權使用註冊商標之人,有本條第1項第1款 所定「自行變換商標或加附記,致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似,而有使相關消費者混淆誤認之虞」之行為時,基於行為人責任 個別之法理,原不宜將行為人違法使用之不利益歸由他人承擔,然商標授權人對於被授權人使用商標之情形應負有保持品質同一性之實質監督責任,故法條明定於商 標權人明知(包含實質授意行為在內)或可得而知(需達跡近於明知或難以諉為不知的情形)被授權人有違法使用之情事,而不為反對之表示時,商標權人即屬可歸 責,商標專責機關應廢止其註冊。

本條第3項規定係參考德國商標法第49條第1項及日本商標法第50條第3項之規定所新增,其規範之意旨係考量商標權人或被授權使用之人如有第1項第2款本文所定「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年」 之情事,商標專責機關本得依職權或據申請廢止其商標之註冊,惟若商標權人或被授權使用之人於他人申請廢止前已為合法使用者,其未使用之違法事實即有變更, 商標專責機關應斟酌違法情事嗣後已不存在之變更結果,毋需廢止其註冊。又如商標權人或被授權使用人開始使用註冊商標,係出於知悉他人將申請廢止,而於申請 廢止前3個月內開始使用者,其目的僅在避免商標遭廢止,此等規避法律之行為自毋庸加以保護。

本條第4項規定若廢止之事由僅存在於註冊商標所指定使用之部分商品或服務者,得就該部分之商品或服務廢止其註冊。其規範意旨與本法第47條商標異議案件部分撤銷之規定相當。蓋商標註冊性質上為授予利益之行政處分,商標專責機關依法廢止其註冊時,自得衡量商標權人既得權之保護與違法使用對於公益造成侵害之大小,依比例原則,僅就違法事由存在之部分商品或服務廢止其註冊。


相關判解釋例

2921】商標之使用

若僅製成商品商標而封存於倉庫或呈送官廳查驗均與銷行市面之條件不合且無防止防冒之必要不能認為使用商標。

4826】「迄未使用」或「停止使用」之涵意

所謂「迄未使用」或「停止使用」,必其自註冊後完全未經使用滿1年,或完全停止使用滿2年者,始足為撤銷之原因。若其使用此項商標之商品,已有產銷,僅未能普及於各地市場,則難謂與該條款規定之情形相合,而許由利害關係人呈請撤商標之註冊。

5023】迄未使用或停止使用係事實問題,非可憑空主張

按商標於註冊後,無正當事由,迄未使用已滿1年,或停止使用已滿2年者,商標主管機關固得依職權或據利害關係人之申請,撤銷其商標權。但是否迄未使用或停止使用,係屬事實問題,非可憑空主張。

55301】正當理由之認定

所謂「正當理由」,當指商標權人由於事 實上之障礙或其他不可歸責於己之事由,以致無法使用註冊商標以生產製造、加工、揀選、批售或經紀其指定之商品而言(例如海運斷絕,原料缺乏或天災地變,以 致廠房機器有重大損害,一時不能開工生產或銷售等)。至於停止使用已註冊之商標是否已滿2年之期間,自應依客觀事實認定之。

5887】已註冊之商標使用於非註冊時所指定之商品者,仍應認為未使用

商標法6條第1項第2款 之立法意旨,要在不妨礙其他申請註冊者之權益,故已註冊之商標,雖經使用,而其所使用之商品,非註冊時所指定之商品者,仍應認為「未使用」。本件原告註冊 之「孔雀牌」商標,並未使用於所指定之「化學品」商品,而擅自改為使用於染料類之「染髮劑」商品,自應視同原註冊之商標並未使用,如已滿1年以上,即已構成上開法條所定撤銷之原因。

60399】所謂「變換或加附記」,係指就註冊商標本體之文字、圖樣、色彩等加以變更或加添其他文字圖樣,足以使其與他人之註冊商標相混淆而言。若於自己註冊商標本體之外,以普通使用方法,附記文字以表示其商品之名稱、產地、功用及品質,依同法第12條前段規定,不受他人商標權效力之拘束,自不得據為撤銷商標註冊之原因。

◎ 所謂變換或加附記係指就該註冊商標本體加以一部分之更改,或刪除其中一部分,另易以其他文字、圖形、顏色補充之;以及就該註冊商標本體之外,另增附文字、 圖形、記號或色彩等而言。良以商標之使用並非專供產銷廠商表明其商品,實以保護消費大眾識別各種商品之同異為其主要目的,故商標權人倘以異於與原註冊商標 之同一性而為變換或加附記使用者即易引起混同誤認損害消費大眾之利益,自應撤銷其商標權,以示制裁,俾可保障交易之安全與營業主體之權益【69年度判字第639號判決】。

◎本條第1項第1款 之規定,係以商標本身為審定基準。故其變換或加附記之禁止行為,於條件成就時發生效力。至其變換或加附記之行為完成後,其商標使用權已移轉他人使用,該使 用人不得以非其變換或加附記為由,而作免予撤銷之主張。況該使用人既為系爭商標之受讓人,其對系爭商標應享之權利及應負之義務,依法即均由該使用人承受【73年度判字第565號判決】。

◎商標除法律另有規定外,必需整體使用,俾消費者易於辨認,不致有誤認之情事發生,故不得僅使用商標外文部分

本件系爭註冊第147090號「伊太利」商標圖樣如附圖所示,係由中文伊太利、外文字母 S SPORTITALIA之設計圖所聯合組成,而審閱原告所檢送之5件衣服商品實物,其縫著於衣領之布標籤僅有外文 SPORTITALIA字樣,即吊掛於衣領下之活動紙標籤亦僅有外文字母 S SPORTITALIA之設計圖案,其中一件衣服塑膠包裝袋背面左下角雖黏貼有紙標籤 (伊太利) ,但與其商標之外文及圖形分離,並非系爭商標圖樣之整體使用,有該衣服商品實物附原 處分卷可稽。查商標係為表彰自己之商品,且為保障消費者之利益而設,故商標除法律另有規定外,必需整體使用,俾消費者易於辨認,不致有誤認之情事發生,原 告既非以系爭商標用於外銷商品,而僅使用商標外文部分,自非使用系爭商標,則原告持所檢送之上述衣服商品實物及銷貨統一發票摘要欄之記載,主張其有使用系 爭商標云云,委無可取【75年判字第575號】。

◎服務標章之使用,應使用於所指定之服務上,若僅係專為處理自己之事務或商品,並非對一般不特定與多數人所提供之服務,縱有使用該服務標章之事實,仍非已合法使用【78年度判字第627號】。

◎促銷商品之廣告活動,仍非服務標章之使用【78年度判字第1021號】。

◎按商標註冊後,無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年者,商標主管機關應依職權或據利害關係人申請撤銷商標權,為商標法第31條第1項第2款前段所明定。其撤銷處分確定者,自撤銷處分之日起失效,同法第33條前段定有明文。準此,在撤銷處分確定前,其商標權依然存在,仍有拘束他人商標申請註冊之效力,此與該商標經核准註冊之處分生變更而自始不存在之情形有異【83年度判字第1810號】。

◎關係人取得之圖形著作權利,於系爭標章申請註冊前已作為商標圖樣使用,已如前述,其著作之權利,與商標註冊或使用屬二事,非可依當時商標法第31條第1項第4款規定,認系爭標章若有侵害他人之著作權,應經判決確定者,方得撤銷其註冊【91年度判字第1540號】。

◎註冊商標自行變換或加附記者,係指商標權人本人或其所授權之人有變換或加附記之行為者而言,上訴人要難諉稱不知被授權使用人對系爭商標變換加附記使用而卸責【91年度判字第1811號】。

634行政法院聯席會】商標法第31條第3項明定「…於30日內提出書面答辯」,所謂「30日」 係答辯之限期而非通知改正之限期,故商標主管機關如認為涉嫌違法之商標權人或其代理人之答辯或陳述不足採取,自應撤銷其商標權;況就法理言,該條規定,旨 在制裁違法之商標權人,藉以保障合法之商標權益,進而維護社會之交易安全。若違法之商標權人於主管機關或利害關係人發覺其違反商標法之事實,並通知其答辯 (陳述)後,自行取消其所變換或所加附記,即可免予撤銷其商標權,似與立法本旨有違。

755行政法院聯席會】商標權已合法授權他人使用,應認已合法使用

商標權既已合法授權他人使用,即應認為已合法使用,從而縱令商標權人合法授權他人使用後,其本身未使用該商標已滿2年,亦無商標法第31條第1項第2款之適用。

【註】相關條文:(商標使用)商標法6、(同一性)商標法581、(商標授權)商標法33、(區別標示)商標法36、(通用標章、名稱或形狀)商標法23Ⅰ○3、○4、(商品或服務之性質、品質或產地之誤認)商標法23Ⅰ○11、(侵害他人著作權、專利權或其他權利)商標法23Ⅰ○1750Ⅱ、(申請異議部分商品或服務)商標法40Ⅱ。

 

第五十八條

商標權人有下列情形之一者,應認為有使用其註冊商標:

一、實際使用之商標與其註冊商標不同,而依社會一般通念並不失其同一性者。

二、於以出口為目的之商品或其有關之物件上,標示註冊商標者。

 

說明

 
  關於註冊商標之使用,依本法第6條之規定,需足以使消費者認識其為商標,本條係對於本法第6條商標使用之定義再加以擴充,特別規定下列之使用態樣,仍應認為屬商標之使用:

一、 商標權人雖應依所註冊之商標而使用,惟因實際上使用商標時,常就大小、比例或字體等加以變化,如依社會一般通念仍可認識與註冊商標為同一者,仍應屬註冊商 標之使用。所稱之社會一般通念,乃因每個人對事物之看法及社會價值之評斷,往往受種族、地域、文化、社會階級、時間與空間等不同,而經常獲致不同之結論, 為達合理公平及社會和諧之目的,對事物之評斷,通常尋求其均衡點,客觀地依社會上多數可接受之看法或價值評斷為標準,稱之。

二、專以出口為目的之商品,則國內消費者極可能無從認識,惟其註冊商標確有使用,為免爭議,故於第2款明定亦屬註冊商標之使用。

 
相關判解釋例

◎所謂商標之變換或加附記,不以有無意圖影射或他人之商標是否註冊在先為要件

按商標在註冊後,於其註冊商標自行變換或加附記,致與他人使用於同一商品或同類商品之註冊商標構成近似而使用者,不問其於變換或附加時,在其主觀上有無影射之意圖,亦不問該他人之註冊商標是否先於該變換或加附記之商標權人而為註冊,依商標法第31條第1項第1款 之規定,商標主管機關應依職權或利害關係人之申請撤銷其商標權。茲所謂變換或加附記係指就該註冊商標本體加以一部分之更改,或刪除其中一部分另易以其他文 字、圖形、顏色補充之;以及就該註冊商標本體之外,另增附文字、圖形、記號或色彩等而言。良以商標之使用並非專供產銷廠商表明其商品,實以保護消費大眾識 別各種商品之同異為其主要目的,故商標權人倘以異於與原註冊商標之同一性而為變換或加附記使用者即易引起混同誤認損害消費大眾之利益,自應撤銷其商標權, 以示制裁,俾可保障交易之安全與營業主體之權益【69年度判字第639號判決】。

◎二以上商標合併使用若與原註冊圖樣失其同一性,可能認非屬合法使用原註冊商標

關於二以上註冊商標之合併使用,商標法並無限制規定,惟若合併使用之結果與原註冊商標圖樣失其同一性,則可能認為非屬原註冊商標之合法使用。再者其合併結果若與他人註冊商標構成近,則可能有商標法第31條第1項第1款撤銷專用權規定之適用。故建議就欲合併使用之圖樣申請註冊為聯合商標為宜【(84)台商字第200965號】。

【註】相關條文:(商標使用)商標法6、(自行變換商標或加附記使用)商標法57Ⅰ○1

 

第五十九條

商標專責機關應將廢止申請之情事通知商標權人,並限期答辯。但申請人之申請無具體事證或其主張顯無理由者,得逕為駁回。

第五十七條第一項第二款規定情形,其答辯通知經送達者,商標權人應證明其有使用之事實,屆期未答辯者,得逕行廢止其註冊。

前項商標權人證明其有使用之事實,應符合商業交易習慣。

註冊商標有第五十七條第一項第一款、第六款規定情形,經廢止其註冊者,原商標權人於廢止之日起三年內,不得註冊、受讓或被授權使用與原註冊圖樣相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務;其於商標專責機關處分前,聲明拋棄商標權者,亦同。

 

說明

  本條係規定申請廢止所應踐行之程序、得逕行駁回申請或逕行廢止其註冊之事由、舉證責任之歸屬、證據認定及廢止後對原商標權人之限制等事項。茲將本條各項規定說明如下:

  第1項 規定商標專責機關於作成廢止處分前,應將他人申請廢止商標之情事通知商標權人,並指定一定期間供商標權人提出答辯。其理由在於廢止商標註冊,性質上為限制 或剝奪人民權利之行政處分,商標專責機關於作成此等侵害權益的行政處分前,應該踐行正當法律程序,並給予行政處分相對人陳述意見及申辯的機會。然而,若申 請廢止人於申請時並未提出具體事證(例如:僅出於主觀臆測或空言陳述等情形),使商標專責機關對於被申請廢止的商標是否違法使用產生合理懷疑,或申請人的 主張顯無理由(例如:其主張者並非法定廢止事由),本項但書特別明定,商標專責機關可以直接駁回廢止的申請,以節省行政成本,並避免商標權人為了防衛其商 標權而必需提出無謂之答辯、爭訟等困擾。

  第2項規定如申請人主張被申請廢止的商標有本法第57條第1項第2款所定「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年者」的事由,商標權人應於商標專責機關限期答辯之通知送達後,證明其有使用的事實,屆期未答辯者,得直接認定該商標有第57條第1項第2款 所定事由而廢止其註冊。本項為舉證責任之特別規定,由於申請廢止人所主張者為特定商標「未使用」之「消極事實」;商標權人於答辯時則需主張該商標「有使 用」之「積極事實」。如依法律要件分類說,由主張構成要件事實存在之申請人負擔「消極事實」之舉證責任,則因為舉證的困難,將使得第57條第1項第2款之立法意旨將無法達成,所以應該適用「主張消極事實不負舉證責任」的證據法則,故特於法條中明定,以為適用之依據。

  第3項明定於商標權人或其被授權人有滿3年未使用註冊商標之情形,經商標專責機關函請答辯通知送達後,商標權人應證明其有使用;另為避免商標權人為獲得有利於己之處分結果,而向商標專責機關提出虛偽造假之使用證據,特別明定其所提出之證據應符合商業交易習慣。由此可知,現行商標法不但將是否有第57條第1項第2款廢止事由之舉證責任交由商標權人負擔,更進一步限制商標權人提出使用證據之內容,明定不符合商業交易習慣的使用證據不能作為認定「有使用事實」的依據。

  第4項係規定商標註冊廢止後對原商標權人所產生的限制。商標權人因第57條第1項第1款「自行變換商標或加附記,致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似,而有使相關消費者混淆誤認之虞者」或第57條第1項第6款「商標使用結果侵害他人著作權、專利權或其他權利,經法院判決侵害確定者」之情形,致其商標之註冊遭廢止後,原商標權人於廢止之日起3年內,不得在同一或類似之商品或服務上,註冊、受讓或被授權使用與原註冊圖樣相同或近似之商標;同時為避免商標權人在商標專責機關作成廢止處分前,透過聲明拋棄商標權之方式,以迂迴手段規避其商標之註冊遭廢止之結果,亦規定如有此種情形,原商標權人仍應受3年內不得在同一或類似之商品或服務上,註冊、受讓或被授權使用與原註冊圖樣相同或近似之商標之限制。

 

相關判解釋例

◎系爭商標撤銷處分時商標法第31條第34項明定:「商標主管機關為第1項之撤銷處分前,應通知商標權人或其商標代理人,於30日內提出書面答辯。但申請人之申請無具體事證或其主張顯無理由者,得不通知答辯,逕為處分」、「第1項第2款情事,其答辯通知經送達商標權人或其代理人者,商標權人應證明其有使用之事實,逾期不答辯者,得逕行撤銷其商標權」,足見利害關係人以上開商標法第31條第1項第2款情事申請撤銷商標權者,只要其主張非顯無理由,且非無具體事證,商標主管機關即應通知商標權人或其商標代理人,於30日內提出書面答辯,商標權人並應證明其有使用之事實。易言之,利害關係人申請撤銷他人已註冊之商標,只需提供相當之前提證據,以釋明其主張為真實即可(所謂釋明係指「提出證據方法,使法院得生薄弱心證之行為,即使其可信為大概如此」,民事訴訟法第284條原條文立法理由參照),故利害關係人就其所主張「商標註冊後,無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年」之消極事實向商標主管機關為釋明者,其主張即非顯無理由,且非無具體事證,依上開商標法第31條第4項規定,商標權人便應就其有使用系爭商標之積極事實,負舉證責任。改制前行政法院67年度判字第685號判決意旨(非判例)謂「商標有無停止使用之事實,應依證據認定之,非可徒託空言之主張,故利害關係人依前開法條規定,申請撤銷他人已註冊之商標,應提供相當之前提證據,以釋明其主張為真實,不能憑空任意申請」,其時施行之商標法第31條第3項雖僅規定「商標主管機關為第1項之撤銷處分前,應通知商標權人或其商標代理人,於30日內提出書面答辯」,而無如前揭商標法第31條第3項但書及第4項相似之規定,但該判決所揭示之舉證責任法則,亦僅要求「利害關係人申請撤銷他人已註冊之商標,應提供相當之前提證據,以釋明其主張為真實」,並未要求利害關係人負「證明」責任(即提出證據方法,使商標主管機關得生強固心證,信為確係如此),仍與前揭商標法第31條第3項及第4項所規定者相同。本件參加人於申請撤銷系爭商標時主張其委託汎亞徵信有限公司於民國8910月間派員至系爭商標權人即原告登記位於台北縣三重市中山路435樓之處所查訪,發現原告公司已遷移至台北市內湖區瑞光路513353樓營業,乃至該新址查訪,據原告公司負責人嚴碧霞表示,其公司係專門經營各種服飾用品及襪類產品之經銷及出口業務,並已停止使用AVEN商標於皮夾、包袋等產品上長達45年之久等語,且系爭商標自註冊至今亦無任何授權或其他異動之情形,可見系爭商標繼續停止使用已滿3年等情,並檢附汎亞徵信有限公司民國891219日徵信調查報告書及原告公司負責人嚴碧霞之名片等為證(見原處分卷第26頁以下),揆參加人提出之證據方法,已可使商標主管機關即被告產生薄弱之心證,信為大概如此,盡其釋明之責,其主張即非顯無理由,且非無具體事證,被告乃依前揭商標法第31條第3項規定通知原告於30日內提出書面答辯,並舉證證明其有使用系爭商標之事實,依前開說明,其所為舉證責任之分配,於法並無不符。原告主張原處分及原訴願決定有悖於證據法則云云,其所持理由,無非要求參加人就其主張之原告未使用系爭商標之消極事實,負證明責任,容有誤會【臺北高等行政法院91年度訴字第3432號判決】。

◎商標權係依其創設註冊時之法律所賦予,而商標延展註冊性質上固屬更新註冊,然其效果僅是「專用期間」之延長,並非因此產生另一新的商標權。是以,對於商標註冊後有無「繼續停止使用已滿3年」之判斷,並不因其在該3年期間內是否曾經延展註冊而有不同。本件系爭商標延展註冊雖未滿三年,然其客觀上已註冊逾20年乃不爭之事實,自仍應審酌其是否有無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年之情事。又依系爭商標延展註冊時商標法第25條第2項之規定,固可知商標延展註冊係採實體審查,然而對於申請延展註冊之商標,是否「三年內有使用」之舉證要求卻極為寬鬆,依同法施行細則第19條第1項第4款規定,僅需檢附「使用聲明書」即可,復觀諸該條款之修正理由(民國88915日修正發布之商標法施行細則部分條文修正總說明)為「依現行規定延展案需檢送商標有使用之證據,惟因案件數量龐大及審查困難,待辦時間需6個月。鑒於商標權人應係基於欲繼續使用始申請延展註冊,且如有未使用之情形,尚有本法第31條第1項第2款足資規範,爰參考目前大多數國家已不作實質審查之體例,將第4款 有使用商標之證據修正為使用商標相關事證之聲明,俾簡化審查事項。」由此可知,商標延展註冊案與商標撤銷案對於使用證據之舉證要求不同,在商標延展註冊案 中僅檢附「使用聲明書」即可,而在商標撤銷案中商標權人則應具體舉證「證明」其商標確有使用之事實;且雖經核准延展註冊,但並不能排除商標法第31條第1項第2款之適用,商標主管機關仍應審查該商標是否有「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年」之情事。而本件由訴願人所檢送之使用證據民國9086日 之統一發票影本觀之,該發票並非電子計算機統一發票或經核准使用自行印製之二聯式收銀機統一發票,而係由營業稅主管稽徵機關統一印製之格式,訴願人自行將 系爭商標圖樣標示於發票備註欄,不能證明該筆交易之貨物上即標示有系爭商標圖樣,而標示有品牌之冷氣機商品其交易價值僅需新台幣1,000元, 亦與社會上一般人通常之認知不符,顯不合理,該發票自不可採,是訴願人並無法舉證證明其確有使用系爭商標於指定使用之「冷氣機、冷風機、熱風機、乾燥機」 商品。從而,原處分機關所為系爭商標指定使用商品中之「冷氣機、冷風機、熱風機、乾燥機」商品專用權應予撤銷之處分,揆諸首揭法條規定及說明,洵無不合, 應予維持【經訴字第09306213320號】。

【註】相關條文:(商標使用)商標法6、(同一性)商標法581、(未使用或停止使用)商標法57Ⅰ○2、(自行變換商標或加附記)商標法57Ⅰ○1、(使用結果侵害他人著作權、專利權或其他權利)商標法57Ⅰ○6、(商標權拋棄)商標法38

 

第六十條

第四十條第二項、第三項、第四十一條第一項、第二項、第四十二條至第四十四條規定,於廢止案之審查準用之。

 

說明

本條係規定廢止案之審查準用異議部分之程序規定。

廢止案之性質與異議案雖有不同,但二者皆屬足使商標權消滅之程序;均應滿足正當法律程序之要求,因此在審查程序上有其共同之處,基於法條節約之觀點,就下列事項準用異議之規定。

準用第40條第2項及第3項關於提起異議得指定部分商品或服務及一商標一申請原則。

準用第41條第1項及第2項有關提出之程式及商標專責機關之處理程序。

準用第42條應指定未曾審查原案之審查人員審查之規定。

準用第43條有關得提出市場調查報告作為證據資料之規定。

準用第44條有關審理程序中商標權移轉效力之規定。

此外,關於申請廢止或處理廢止申請等程序上之技術性、細節性事項,施行細則第36條亦規定準用施行細則第34條第12項關於異議提出所應檢附之文件與通知異議人限期補正之規定,以及第35條關於交叉答辯之規定。


相關判解釋例

◎系爭商標是否有違反註冊時商標法第37條第1項第7款 規定之事由,係以系爭商標本身有無該當該條款之構成要件以為論斷,與商標所有權人是否為原始申請人或是經由移轉受讓而來無涉,且商標之使用具有延續性,商 標權之讓與人就有關該商標之一切權益及瑕疵,於商標權移轉之法律行為完成後,當然由商標權人之受讓人予以概括承受,上訴人不得以其非原始申請人作為抗辯之 理由【91年度判字第1382號】。

商標註冊達人

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